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专利丨专利申请为什么被驳回?起底常见原因!

2024-10-23 10:31:48

许多企业老板都深感困惑,明明进行了创新,还投入了大量研发费用,研发人员素质也很高,技术也非常出色,可为什么最后拿不到专利证书,只得到了驳回决定呢?


那么,专利申请被驳回的原因有哪些呢?


知晓专利申请被驳回的缘由,能够让我们对专利申请的审查逻辑与体系有更为深刻的认识,在更大程度上防止专利申请被驳回,同时也可为日后申请专利、撰写专利申请文件以及提高授权率提供一些极具价值的参考。


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上面的驳回决定通知书列出了诸多理由和依据,涉及 2021 年《专利法》以及 2023 年《中华人民共和国专利法实施细则》的多项规定。


在这些专利驳回理由当中,2021 年《专利法》第二十二条第三款规定的创造性审查意见是最为常见的理由。


驳回理由更多地反映出专利局审查员的视角,那么从申请人的角度来看,专利申请被驳回的主要原因是什么呢?


尽管当前的审查标准引入了明显创造性的判断标准,使得实用新型的授权率可能降至 80% 左右,然而只要稍加用心撰写,实用新型的授权并无太大难度。所以,本文主要探讨国内发明申请被驳回的原因。


一般来说,发明申请的驳回决定通常是在第二次或第三次审查意见通知书答复之后作出的。


从申请人的视角来看,专利申请被驳回的主要原因有以下几种。


◆(1)答复水平和策略的问题


答复是专利授权前的重要防线。进入实质审查阶段后,答复的好坏在很多时候决定着专利申请是被授权还是被驳回。


在答复阶段,专利申请文件早已成型,可补充的实质内容极少。在既定的材料基础上进行有效的答复,有时颇具挑战性,尤其是在专利申请文件撰写不佳的情况下。


申请人在进行答复时,倘若未能准确理解审查员的意见,或者无法形成完善、严谨且有力的答复意见体系,便容易致使专利申请被驳回。


例如,答复缺乏针对性,答复内容未能切中要害,又或者不懂得依据专利审查指南中的创造性论述结构(三步法)来组织答复意见,从而导致意见陈述的逻辑结构不严谨、重点不突出、层次不分明,无法构建起环环相扣的答复意见体系,最终难以说服审查员。


针对众多申请人答复方案的复盘,发现有些答复内容的段落设置与布局并不符合专利创造性答复的逻辑,无法引导审查员形成创造性答复的逻辑闭环,进而难以让审查员相信专利申请具有创造性。


许多申请人认为意见陈述需要写得很多、很长才能把问题讲明白,答复才会有力度。但实际上,若意见陈述无法切中要害,写得再多也只是隔靴搔痒。


意见陈述的篇幅长短取决于具体的案情,不能一概而论。因为对于不同的专利申请文件,所涉及的具体技术方案以及审查员引用的对比文件各不相同,需要论述的问题以及切入点也并不一致。例如,在撰写意见陈述时,需要考虑是否已将技术问题表述清楚?各个段落的内容布置是否合理?是否符合创造性答复逻辑?


在以往的经历中,也曾存在寥寥几句话便实现有效答复的案例。比如,在意见陈述中,经过对比分析后指出,区别技术在对比文件中所起的作用是 A,而在本发明中所起的作用是 B,对比文件中该技术所起的作用与在本发明中的作用不同,因此对比文件 2 并未给出将区别技术特征结合到对比文件 1 中以得到本发明技术方案的启示。这种答复方案虽简短,但符合专利审查指南关于创造性答复的逻辑,也能够被审查员接受并授予专利权。


在审查员认为权利要求不具有创造性的情况下,若不能挖掘出有利的答辩点,会致使意见陈述言之无物、重点不突出。未能对答辩点进行有效且准确的挖掘,也是专利申请被驳回的一个因素。


另外,对外文对比文件的理解也是影响答复结果的一个重要因素。审查员检索的外文对比文件多为英文文件,如果申请人或代理人英语水平不足,无法理解外文对比文件的实质内容,就会盲目作答、胡乱作答,导致答复方案抓不住重点、未切中要害,答复结果不理想。


在以往处理过的众多案例中,有些申请明明具有创造性,但由于答复不力,致使专利申请被驳回。无论是代理人答复还是申请人自行答复,很多时候都没有抓住关键要点,也没有形成一个完整且严谨的答复方案,自然无法被审查员接受,被驳回也就成为必然。在复审阶段,经过分析并重新规划答复策略,大多能够驳倒审查员,使得复审委最终撤销驳回决定,进而授予专利权。


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在答复过程中,与审查员沟通不畅也是专利被驳回的一个原因,这涉及到技术层面之外的问题。必要时,需通过电话、邮件等方式与审查员进行有效且顺畅的沟通,以阐明技术原因、表明发明意图,便于审查员理解申请人的诉求。审查员也能够在沟通中表达自己的看法、倾向甚至是修改建议,从而方便申请人制定相应的应对策略。若有必要却未进行任何沟通,或者沟通不通畅、不友好,容易导致专利申请被驳回。多年专业从业经历来看,绝大多数审查员都是通情达理的,并未遇到过审查员胡乱审查、蛮横不讲理的情况。


◆(2)专利撰写质量的问题


结合经验来看,很多时候,专利申请被驳回并非答复水平和答复策略的问题,而是专利撰写质量的问题。


上文提到,在答复阶段,专利申请文件早已成型,能够补充的内容十分有限。若为了答复而补充原申请文件中没有的内容,往往会导致修改超范围(超出原申请文件的范围),违反专利法第三十三条的规定,进而导致专利申请被驳回。


在答复过程中,需要从申请文件中提取一些技术内容作为争辩的依据。


如果撰写质量不高,撰写时对核心技术方案未进行进一步挖掘,或者权利要求布局不合理,会导致撰写完成的专利申请文件无法形成合理的保护层次,为后续答复工作埋下隐患。


撰写也是一项技术活,需要根据原始的技术方案,挖掘出一系列可以保护的技术要点,并将这些技术要点布局到各项权利要求中,避免其中一个或多个技术方案(权利要求)被否定后,没有其他技术要点可以作为退路并作为答辩的依据。


如何分辨低质量专利申请?可以查看捷成此前的公众号文章,列举了低质量 / 不太高质量专利申请的几大表观特征,通过这些显性的表观特征,能够大致判断专利申请的撰写质量。


在实务中,专利申请被驳回的一种原因是说明书公开不充分,或者权利要求得不到说明书的支持,特别是在化学、医药、生物技术领域。如果存在公开不充分的缺陷,很难通过后期提交补充数据来克服。专利申请需要公开到什么程度?这个程度需要有经验的申请人或代理人来把握。经验丰富的申请人或代理人能够从审查员的角度,判断专利申请文件的撰写质量,确定专利申请文件的公开程度。


很多很好的发明创意和技术方案,由于撰写不当而最终被写废,不仅无法保护发明创意本身,甚至连很小的保护范围都难以获得,想获得授权都无法实现。在专利撰写阶段可能并未发现这个问题,等到了答复阶段,才发现专利申请明显没有写好。如果存在这种情形,是非常可惜的。


随着专利保护力度的加强以及专利保护环境的改善,如果不追求质量,不仅容易导致专利申请被驳回,也容易使得后续的专利维权形同虚设。如果真的有一天,这项有价值的专利真的投入了商用,拿着专利证书去维护,也可能只是一张纸而已,并不能切实保护技术创新。


上面两个因素都是申请人可以控制的因素,例如,申请人可以提高撰写质量,提升答复水平。无论是自己操作还是寻求高水平代理人的协助,专利申请事务的操作水平对专利申请的结局都有着非常重大的影响。


如果你的技术方案比较重要,具有很大的潜在市场价值,那么很有必要找一个经验丰富的代理人。


◆(3)专利申请的发明高度不足,与现有技术差别不大。


这个问题在发明创造完成之时,就已然成为确定的事实。当然,在撰写过程中,也可以通过相关的布局或者挖掘出一些方案来克服创造性高度的问题。通过适当的技术方案挖掘和布局,至少能够提高专利授权的概率,退而求其次,即便保护范围小一点,能获得一份专利证书也是不错的结果。


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如果在提交专利申请前未进行查新检索,提交专利申请处于 “盲目申请” 的状态,完全不了解现有技术状况。或许在你之前,别人已经做出了类似的发明,或者公开了类似的方案。


因此,在申请前,根据技术方案的重要程度,进行初步或全面的检索还是很有必要的。


◆(4)来自审查员的主观判断


专利申请终究是需要人来进行审查的,因而多少会受到审查员主观认知的影响。


有的审查员对实际的技术方案并不熟悉,这可能是由于审查员自身的知识结构所致,也可能是因为申请文件撰写质量的问题。


虽然有专利审查指南或专利局内部的专利审查规程作为专利申请的审查基准,但是由于不同审查员的知识结构、社会经历以及审查经验存在差异,审查员在审查过程中,或多或少会带有一些主观的判断因素。


在发明的实质审查过程中,仅由一个审查员对专利申请文件进行审查,如果审查员形成了先入为主的观念,那么在后续的审查过程中,就容易受到先入为主观念的影响。换言之,审查员是在看了本发明的方案之后才去进行检索的,对于一些技术方案的理解,容易受到先入为主观念的影响,认为本发明的技术方案是容易想到的,从而在后续的审查中作出不利于申请人的审查决定。


◆(5)其他被驳回的原因


除了上述提到的四种主要原因之外,还存在一些较为少见的驳回原因。


例如,审查员认为保护范围过大,而申请人无论如何都不愿意放弃较大的保护范围,申请人与审查员因此形成僵局并不断拉扯。审查员认为没有必要继续审查,于是作出驳回决定。


还有申请人消极答复,故意让申请被驳回,从而获得更长时间的未决期,以影响竞争对手的决策。这种主动引发驳回的策略,属于一种高层次的专利申请策略,大部分申请人通常都用不到。


其他的驳回原因在此就不再一一列举了。如果你遇到过一些有意思或者值得一提的驳回原因,也可以在评论区评论留言我们一同探讨。


专利驳回后有哪些程序?有必要进行复审吗?


专利申请被驳回后,申请人可以考虑请求复审。

复审属于一个新的流程,申请人需要提交复审请求并缴纳复审请求费。


复审程序由复审委员会合议组的三名审查员共同完成。复审委员会的审查员均拥有丰富的审查经验,并且由三人组成的合议组进行审查,这在一定程度上削弱了个人主观因素的影响,使得审查结果较为客观。许多发明专利申请在经过复审后,都获得了授权。


如果您认为您的专利申请可能会被驳回,或者专利已经被驳回但不清楚是否需要请求复审,又或者您自觉技术方案比较重要,需要进行完善的布局以及高质量的撰写,可以点击在线咨询了解。捷成知识产权拥有超过 10 年的国内和国外专利实务经验,擅长解决各种专利疑难问题。

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